申请人：上下贸易（上海）有限公司
委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人：重庆上下成商贸有限公司
申请人于2021年04月25日对第36064716号“上下成 SHANG XIA CHENG及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先注册的第6949101号图形商标、第6949071号“上下”商标、第6949086号“SHANG XIA”商标（以下称引证商标一、二、三）构成类似服务上的近似商标。二、争议商标构成对申请人美术作品的恶意抄袭和摹仿，其注册和使用会损害申请人的在先著作权。三、争议商标与申请人在先知名商号“上下”混淆近似，损害了申请人的在先商号权。四、被申请人具有牟取不正当利益的目的，构成恶意注册行为，违背基本商业诚信。五、争议商标是对申请人在先驰名商标第6949079号、第6949076号“上下”商标（以下称引证商标四、五）的复制摹仿。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条第一款、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（以光盘形式提交）：1、申请人审计报告及企业名称变更核准通知书；2、申请人官方网站及营业执照等信息；3、关于申请人专卖店设计情况的新闻报道网页；4、“上下”产品销售数据统计及供应商名单；5、产品往来订单及运单；6、申请人上下系列品牌的宣传资料；7、网络搜索结果及相关文章；8、申请人美术作品登记证书及在先发表资料；9、在先无效宣告裁定书等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2019年1月21日提出注册申请，于2019年10月7日获准注册，核定使用在第43类餐厅、旅游房屋出租、养老院等服务上。
2、申请人引证商标一、二、三、四、五均在争议商标申请日前获准注册，分别核定使用在第43类茶馆、咖啡馆等服务，第20类家具等商品，第25类服装、鞋等商品上。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第四条、第七条为原则性条款，一般不作为商标评审申请的直接依据，且其立法精神已体现在2013年《商标法》有关实体规定之中，我局将根据当事人陈述理由、提供的在案证据及我局查明事实适用相应的实体条款进行审理。
一、争议商标图形部分与引证商标一在整体认读上相近，文字部分“上下成 SHANG XIA CHENG”完整包含了引证商标二“上下”及引证商标三“SHANG XIA”，双方商标在呼叫、整体印象上相近，构成近似商标。争议商标核定使用的“餐厅；饭店；快餐馆；茶馆；流动饮食供应；自助餐馆；咖啡馆”服务与引证商标一、二、三核定使用的“茶馆；咖啡馆”等服务属于同一种或类似服务。双方商标在上述同一种或类似服务上共存于市场，易导致相关公众对服务来源产生混淆误认。因此，在上述服务上，争议商标与引证商标一、二、三已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。争议商标核定使用的其余服务与引证商标一、二、三核定使用的全部服务不属于同一种或类似服务。在上述服务上，双方商标未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
二、关于申请人认为争议商标违反2013年《商标法》第十三条第三款规定之理由，我局认为，首先，鉴于申请人在与争议商标核定使用的“餐厅；饭店；快餐馆；茶馆；流动饮食供应；自助餐馆；咖啡馆”服务相同或类似的服务上已有在先注册的引证商标一、二、三，且我局已通过2013年《商标法》第三十条对其商标权利予以保护，故争议商标在上述服务上不再适用2013年《商标法》第十三条第三款之规定进行审理。
关于争议商标在“旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）”服务上是否违反2013年《商标法》第十三条第三款之规定，我局认为，首先，在本案中，申请人提交的在案证据不足以证明引证商标四、五在争议商标申请日之前经宣传和使用已达到为公众所知晓的程度。其次，争议商标核定使用的“旅游房屋出租；养老院；日间托儿所（看孩子）”服务与申请人主张引证商标四、五知名的家具、服装等商品不具有密切关联性，故依据现有证据不足以认定争议商标在实际使用中存在误导公众，使申请人利益受到损害之情况。争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十三条第三款规定的情形。
三、首先，争议商标由汉字组合“上下成”，拉丁字母组合“SHANG XIA CHENG”及图形组成，与申请人主张在先著作权的“上下及图”作品未构成《著作权法》意义上的实质性近似，争议商标并未损害申请人的在先著作权。争议商标与申请人的商号“上下”未构成相同或基本相同的情形，相关公众一般不致将争议商标与申请人商号联系在一起，从而损害申请人利益。且申请人提交的在案证据不足以证明其在争议商标申请日前，其“上下”商号在与争议商标核定使用服务相同或类似服务上经过使用已具有一定知名度。故争议商标的注册未构成损害申请人所主张的在先商号权之情形。
四、申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册易导致消费者对服务内容等特点或者产地产生混淆、误认，故争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。其次，2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，因此争议商标不属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
五、2013年《商标法》第四十四条所规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。本案争议商标未构成上述条款所指情形。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“餐厅；饭店；快餐馆；茶馆；流动饮食供应；自助餐馆；咖啡馆”服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年12月08日
