申请人:南社布兰兹有限公司
委托代理人:北京市中伦律师事务所
被申请人:深圳市有机源贸易有限公司
申请人于2020年07月16日对第25649575号“PevLoves”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:“PENFOLDS”是申请人在先使用的商标,并已具有一定的知名度。争议商标与第861084号“PENFOLDS”商标、第8376485号“Penfolds”商标、第8376486号“Penfolds”商标(以下称引证商标一、二、三)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标与申请人享有在先著作权的美术作品构成实质性近似,被申请人作为同行,接触到该作品的可能性较高,未经申请人事先授权,争议商标的注册和使用将损害申请人对该美术作品享有的在先著作权。已有类似案例支持申请人观点。被申请人注册争议商标具有十分明显的攀附申请人商标知名度的恶意,该类行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,违反了诚实信用原则,并将产生不良的社会影响。综上,请求依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)和(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条等规定宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人主体资格文件、背景简介;
2、申请人及其产品的报道、宣传情况;
3、申请人产品销售情况;
4、申请人著作权证明资料;
5、类似裁定或法院判决;
6、被申请人相关信息;
7、其他证据资料。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2017年8月2日提出注册申请,于2018年7月28日取得注册,核定使用在第33类鸡尾酒等商品上,商标专用期限至2028年7月27日。
2、申请人的引证商标一、二、三申请注册日均早于争议商标,均核定使用在第33类葡萄酒商品上,至本案审理时均为有效的注册商标。
3、申请人提交的证据显示在我局作出的商评字[2015]第0000032694号异议复审裁定书中认定申请人对“Penfolds”作品享有著作权。
我局认为,争议商标于2013年《商标法》施行期间取得注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。程序问题适用2019年《商标法》的有关规定。
争议商标“PevLoves”与引证商标一、二、三“PENFOLDS”、“Penfolds”在字母构成、视觉效果等方面相近,争议商标与引证商标一、二、三已构成近似商标。争议商标核定使用的鸡尾酒等商品与引证商标一、二、三核定使用的商品在功能、用途等方面均相近,属于同一种或类似商品。综上,争议商标与引证商标一、二、三已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
依据我局查明事实3及申请人提交的在案证据可知,申请人享有对涉案“Penfolds”作品的著作权。争议商标“PevLoves”与涉案作品在设计手法、视觉效果等方面高度近似,已构成著作权法意义上的实质性相似。申请人提交的证据显示其已在中国境内公开对涉案作品进行了宣传使用,被申请人与申请人作品有接触可能。综上,被申请人未经许可申请注册争议商标,侵犯了申请人的在先著作权,已构成2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利(著作权)”之情形。
另,申请人无效宣告请求援引的2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,申请人上述主张缺乏事实依据,我局不予支持。2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定,其立法精神已体现在2013年《商标法》的相关具体条款中,我局在作上述裁定时已予综合考虑,故不再赘述。争议商标本身并不属于带有欺骗性的标志,且在案证据亦不能证明争议商标使用在鸡尾酒等商品上,易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认,故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。争议商标本身无对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的含义,故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。申请人主张争议商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所指情形,鉴于本案争议商标已构成《商标法》第三十条、第三十二条所指情形,申请人权益在已通过其他条款获得充分救济的情况下,不再适用上述条款,故申请人该项理由我局不再予以评述。申请人其余理由缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年03月02日