申请人:申皓
委托代理人:北京中博世达专利商标代理有限公司
被申请人:三菱自动车工业株式会社
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
申请人于2019年12月27日对第19000166号“PHEV”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标“PHEV”被收录在2004年11月2日国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的编号为GB/T19596-2004的《电动汽车术语》中,其含义为并联式混合动力(电动)汽车。在争议商标申请日之前,“PHEV”已在电动汽车行业作为插电式混合动力汽车的通用名称被汽车生产厂家、媒体、消费者所广泛使用。争议商标用在陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车商品上属于通用名称,不得作为商标注册。争议商标用在陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车;陆地车辆马达商品上,直接描述了商品的功能用途和特点,缺乏显著性。争议商标用在全部核定使用的商品上,带有欺骗性,易使消费者对商品的种类、技术特点产生误认。综上,请求我局依据《商标法》第十一条第一款第(一)项、第(二)项、第十条第一款第(七)项的相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、2004年版《电动汽车术语》国家标准;
2、2008年-2015年世界各大车厂PHEV发展状况分析;
3、百度文库关于“PHEV”、“EV”等词条介绍、区别;
4、网络、媒体、杂志对“PHEV”车辆的报道;
5、关于新能源车辆、汽车、“PHEV”等词条的检索报告;
6、相关在先案例等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标经过一定的艺术化设计,用在指定商品上,具有显著性,不会导致消费者的误认。争议商标已经经过申请人的长期使用及宣传,具有了商标应有的显著特征。与本案情况类似的多件商标已获准注册。综上,请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据:
1、百度百科关于被申请人的资料、被申请人官网资料;
2、被申请人中文官网对争议商标的宣传;
3、展会照片;
4、媒体的报道及宣传等。
针对被申请人的答辩意见,申请人向我局提出质证意见与其理由相似,且认为被申请人提交的证据并未体现对争议商标的使用情况,不能证明争议商标经过使用已具有了显著特征。
申请人在质证阶段提出以下证据:
7、网络上关于“PHEV”的宣传及报道资料(经公证)。
经审理查明:争议商标由本案被申请人于2016年1月27日申请注册,2017年3月7日获得商标专用权,核定使用在第12类陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车;陆地车辆马达等商品上,专用权期限至2027年3月6日。
我局认为,结合当事人陈述的事实和理由,本案的焦点问题可归结为:
一、争议商标使用在陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车商品上是否构成《商标法》第十一条第一款第(一)项指定情形。《商标法》第十一条第一款第(一)项是指仅有本商品的通用名称的不得作为商标注册。依据申请人提交的证据1(2004年版《电动汽车术语》国家标准)可知,“PHEV”是指并联式混合动力(电动)汽车,其具体定义为车辆的驱动力由电动机及发动机同时或单独供给的混合动力(电动)汽车。本案中,争议商标“PHEV”虽经过一定的设计,但仍易被认读为“PHEV”,用在汽车商品仅含有汽车商品的通用名称,已构成《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定情形。被申请人提交的在案证据显示,在实际使用过程中被申请人将争议商标“PHEV”与“欧兰德”、“OUT LANDER”商标组合使用,并且是作为汽车商品的名称进行宣传。综上,争议商标用在汽车商品上违反了《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定。但申请人并未提交证据足以证明“PHEV”用在陆、空、水或铁路用机动运载工具商品上,为本商品的通用名称,故争议商标用在该商品上,不构成《商标法》第十一条第一款第(一)项的情形。
二、争议商标使用在陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车;陆地车辆马达商品上是否构成《商标法》第十一条第一款第(二)项指定情形。《商标法》第十一条第一款第(二)项是指,仅有本商品的质量、主要原料、功能、用途等其他特定的不得作为商标注册。争议商标用在汽车商品上系商品的通用名称,故不构成《商标法》第十一条第一款第(二)项指定情形。申请人提交的证据不足以证明争议商标“PHEV”用在陆、空、水或铁路用机动运载工具;陆地车辆马达商品上直接了表示指定商品的功能、用途等特点,“PHEV”对上述商品也不属于具有直接说明性和描述性的文字,故争议商标用在上述商品上不构成《商标法》第十一条第一款第(二)项指定情形。
三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的情形。我局认为,首先,争议商标用在汽车商品上系商品的通用名称,故不构成《商标法》第十条第一款第(七)项指定情形。争议商标“PHEV”用在除汽车以外的陆、空、水或铁路用机动运载工具;汽车;陆地车辆马达;运载工具防盗警报器;自行车、脚踏车用打气筒;绳缆运输装置和设备;手推车;雪橇(运载工具);运载工具用轮胎;补内胎用全套工具商品上,并未对其指定使用的商品的功能、用途等特点作了超出固有程度的表示,从而容易使公众对商品的质量、用途等特点产生错误的认识。故,争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第(一)项、第四十四条第一款、第三款和第四十六条《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在汽车商品上予以无效宣告,在陆、空、水或铁路用机动运载工具;陆地车辆马达;运载工具防盗警报器;自行车、脚踏车用打气筒;绳缆运输装置和设备;手推车;雪橇(运载工具);运载工具用轮胎;补内胎用全套工具商品上予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年03月22日